Доменные споры

Ниже мы поговорим в первую очередь о доменных спорах, касающихся имён, закреплённых за Российской Федерацией (.ru, .рф), однако порядок защиты и применимые в выстраивании своей позиции механизмы аналогичны и для других доменов.

Одной из важных составляющих интернет-пространства, где вы читаете эту статью, выступают доменные имена, то есть названия сайтов. В качестве примеров известных доменных имён можно назвать такие, как vk.com, kinopoisk.ru, ivi.ru и др.

На уровне закона определение доменного имени было дано в 2012 г. в ст. 2 федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно данной норме оно представляет собой обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети интернет.

Таким образом, легальное определение доменного имени в российском законодательстве сконцентрировано исключительно на технической стороне вопроса, а вот правовой природы рассматриваемого объекта оно не раскрывает.

В своём постановлении от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Пленум Верховного Cуда РФ разъяснил, что п. 1 ст. 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. К числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены доменные имена. Права на них подлежат защите на основании общих положений Гражданского кодекса РФ о способах защиты гражданских прав.

А теперь поясним: данное положение подтверждает, что доменные имена не являются самостоятельным объектом интеллектуальной собственности. Однако оно не отрицает того, что другие охраняемые объекты могут быть использованы в доменных именах. Например, нам об этом прямо говорит п. 2 ст. 1484 ГК РФ в отношении товарных знаков и п. 2 ст. 1519 ГК РФ в отношении наименований места происхождения товара. Это значит, что доменное имя может совпадать со словесным товарным знаком или наименованием места происхождения товара или быть на него похожим. И в таком случае речь уже может идти, например, о нарушении прав на товарный знак.

Доменные споры чаще всего вызваны противоречиями, которые возникают между двумя лицами при следующих обстоятельствах: у лица А есть исключительное право на определённое средство индивидуализации, а у лица Б зарегистрированное за ним доменное имя. При этом Б использует в своём доменном имени средство индивидуализации А (или что-то на него похожее).

Средства индивидуализации бывают разными: товарные знаки, наименования мест происхождения товаров и услуг, фирменные наименования, коммерческие обозначения. Однако в настоящей статье нарушения будут рассматриваться преимущественно на примере споров между администраторами доменных имён и обладателями исключительных прав на товарный знак, поскольку такие споры встречаются в практике чаще других.

На это типичное для данной сферы правонарушение указал и Пленум ВС РФ в упомянутом выше постановлении. По общему правилу, нарушение прав на товарный знак — это использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Тождественность обозначает полное совпадение обозначений. Сходство до степени смешения представляет собой такое сходство, при котором одно обозначение ассоциируется с другим в целом, несмотря на отдельные различия (например, изменено несколько букв в словесном обозначении: Chanel и Chanell). Однородными Роспатентом признаются товары, у которых совпадают потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный способ использования товаров и другие признаки. Например, в большинстве случаев однородными будут признаны любые товары, которые представляют собой одежду. Однако вечерние платья не будут однородными к такому виду одежды как защитные костюмы пожарных. Потому что у них отличаются цели и сферы применения потребителями. А вот такие товары, как автозапчасти, могут быть признаны однородными по отношению к услугам автосервиса. Совпадает функциональное назначение, круг потребителей, места и способы продажи.

Интересный факт: если имеет место нарушение прав на товарный знак, который является общеизвестным (признан Роспатентом таковым по правилам ст. 1508 ГК РФ), то для наличия правонарушения вовсе не обязательно, чтобы на сайте со спорным доменным именем предлагались к продаже однородные товары и услуги. Самого факта регистрации доменного имени в данном случае достаточно для того, чтобы признать наличие нарушения

Так как специального регулирования в сфере доменных споров ГК РФ не установлено, при формулировке своих требований к ответчику необходимо руководствоваться стандартными статьями для защиты исключительных прав на товарный знак, такими как ст. 1252, 1515 ГК РФ. Не стоит оставлять без внимания и рекомендации Пленума ВС РФ на этот счёт (п. 158 постановлении от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Чаще всего требования в таких исках включают в себя:

1) требование о запрете использования ответчиком полностью или в части спорного доменного имени / обязании прекратить его использование, в том числе определённым образом. Например, удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт;
2) требование об аннулировании регистрации. По мнению ВС РФ, это требование уместно, когда нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, а не размещение на сайте какой-либо информации. Например, если действия конкурента по приобретению прав на доменное имя признаны актом недобросовестной конкуренции или если речь идёт об общеизвестном товарном знаке;
3) требование о возмещении убытков;
4) требование об обязании выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков;
5) требование о признании использования спорного доменного имени нарушением прав на товарный знак истца.

Последнее уместно включать в содержание иска, а не в его просительную часть, так как практического смысла оно не имеет.

Кстати говоря! При обращении в суд не забывайте о такой интересной опции, как обеспечительные меры. Например, порой бывает целесообразно «застолбить» статус нарушителя за ответчиком. А то вдруг он решит передать права на домен кому-то другому и иск станет неактуален? Конечно, всегда можно осуществить замену ненадлежащего ответчика в процессе, но если есть возможность, то почему бы не предупредить такие недобросовестные действия со стороны нарушителя.

Каких мер можно просить? Скажем, запрета администратору домена совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав на доменное имя. Или запрет регистратору передавать права на домен другому лицу или аннулирован его (п. 160 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Итак, если вы обнаружили в интернете доменное имя, подозрительно напоминающее ваш товарный знак, и никак не можете вспомнить, когда же успели создать новый сайт для своего бренда, можно смело обращаться в суд за разрешением доменного спора.

Вопрос выбора правильного ответчика отнюдь не праздный. Если вы хотите, чтобы использование доменного имени прекратилось, требование следует предъявлять к администратору соответствующего доменного имени, то есть пользователю, на имя которого зарегистрировано доменное имя в реестре имен.

Согласно п. 9.1.5 Правил регистрации доменных имен в доменах ru и .рф регистратор вправе сообщить информацию о полном наименовании (имени) администратора и его местонахождении (местожительстве) по письменному мотивированному запросу. В этом запросе необходимо указать, что вы обязуетесь использовать полученную информацию исключительно для предъявления судебного иска. То есть у регистратора спорного доменного имени вы можете узнать, кто будет выступать ответчиком в вашем доменном споре.

Автоматизированный поисковик WHOIS позволит выяснить, кто именно выступает регистратором спорного доменного имени. К нему вы и сможете обратиться с соответствующим запросом.

Здесь необходимо отметить, что на практике большинство регистраторов предоставляют указанные сведения не всем, а только лицам, имеющим статус адвоката при получении соответствующего адвокатского запроса. Чтобы выяснить, по каким правилам действует интересующий вас регистратор, следует обратиться к размещённым на его сайте регламентам или разделу вроде «часто задаваемых вопросов». Сроки ответа различных регистраторов сильно отличаются, но в среднем составляют от 2 недель до 1 месяца.

Если физическое лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя, передало право использовать домен кому-то третьему, выходит, что оно лично ваших прав на средство индивидуализации не нарушает. Однако это ещё не значит, что такое лицо нельзя привлечь к ответственности. Администратор считается априори владельцем сайта и отвечает за всё, что там размещено, пока не докажет, что он тут не причём (п. 78 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Так, в одном из своих решений арбитражный суд заметил, что компания, учреждённая ответчиком (физическим лицом), осуществляла с использованием доменного имени ответчика предпринимательскую деятельность, образующую состав нарушения прав на товарный знак истца. Значит, отвечать будет физическое лицо.

Условно: у вас есть словесный товарный знак «перевозки». Иванов регистрирует за собой доменное имя perevozki.ru. Сам ничего общего с перевозками не имеет, а значит, ваших прав на товарный знак не нарушает. Однако затем он становится одним из соучредителей ООО «Перевозки», которое ведёт бизнес по организации перевозок, предлагая свои услуги на сайте с использованием спорного домена. У кого вы будете просить прекратить нарушение? Правильно, у Иванова.

А вот с требованием о возмещении убытков или же взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени можно наравне с администратором обратиться к лицу, которое фактически использовало доменное имя с нарушением. Также иск может быть предъявлен сразу к обоим.

Тогда в нашем примере вашими потенциальными ответчиками будут и Иванов, и ООО «Перевозки».

Если же вы администратор, которому незаслуженно досталось в доменном споре за чужие нарушения, имейте в виду, что судебная практика допускает возможность подачи администратором регрессного (как бы обратного) иска к лицу, которое фактически разместило на сайте информацию об однородных товарах и услугах. Однако снять с себя ответственность заранее администратору не удастся даже путём заключения какого-либо договора с лицом, использующим доменное имя по факту.

По общему правилу споры между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, обладающими характером экономических, рассматриваются арбитражными судами. Однако если говорить о доменных спорах, в которых ответчиком периодически выступает физическое лицо, появляется некоторая неопределённость.

За последнее десятилетие практика не раз менялась. В 2014 году Верховный Суд РФ решил, что иски, по которым ответчиком выступает физическое лицо без статуса ИП, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции (обзор судебной практики ВС РФ № 1, 2014). Однако спустя пять лет в п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» была отражена обратная позиция: разрешение споров о средствах индивидуализации подведомственно арбитражным судам. То есть если доменное имя нарушает ваши права на товарный знак, то обращаться нужно в арбитражный суд.

Об изменениях в практике и наиболее интересных делах вы всегда можете узнать на нашем профильном telegram-канале «Pro IP».

Теперь давайте остановимся на тех опорных моментах, на которые при составлении своей позиции для суда необходимо обратить внимание. Конечно, ваши аргументы будут зависеть от того, по какую сторону баррикад вы находитесь.

Если вы истец, то уделите внимание доказыванию следующих фактов:

1) сходство до степени смешения между средством индивидуализации и спорным доменным именем (обязательно).

2) использование доменного имени произошло в отношении однородных товаров (услуг) или при осуществлении однородных видов деятельности (факультативно).

Не во всех делах доказанность второго факта принимается судом в качестве обязательного условия, хотя необходимость этого и следует непосредственно из положений ГК РФ. В ряде решений Суд по интеллектуальным правам (СИП) неоднократно считал доказанность сходства до степени смешения достаточной для удовлетворения исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2014 № С01−494/2014 по делу № А40−119 044/2013; постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2014 № С01−671/2014 по делу № А40−101 725/2013).

Подход суда, в частности, зависит от того, на что стороны доменного спора ссылаются в обоснование своей позиции, и как именно они формулируют свои требования. В решениях, где имело место удовлетворение иска только лишь на основании сходства до степени смешения, суд ссылался на ст. 10 bis Парижской конвенции, рекомендованную СИП к применению в отношении данных споров.
Согласно положениям данной статьи суд, оценивая действия администратора доменного имени в качестве акта недобросовестной конкуренции, проверяет наличие или отсутствие трёх критериев в совокупности:

— доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
— у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
— доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (с целью помешать деятельности конкурента).

Таким образом, при отсутствии доказательств однородности деятельности администратора и владельца прав на товарный знак, можно пробовать идти по пути предъявления иска с акцентом на названную статью и обстоятельства, а также приводить в иске соответствующую практику СИП.

В других делах СИП поддерживал удовлетворение исков при наличии доказательств в отношении обоих положений (постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2013 № С01−200/2013 по делу № А40−8345/2013, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2014 № С01−1074/2014 по делу № А41−17 016/2013). Такая позиция представляется более обоснованной с юридической точки зрения.

3) Регистрация доменного имени произошла после регистрации товарного знака (факультативно).

Некоторые придерживаются точки зрения об отсутствии значимости временного критерия регистрации при наличии совокупности других доказательств нарушения (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2014 № С01−636/2014 по делу № А41−20 527/2013, постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2014 № С01−520/2014 по делу № А41−46 298/2013).

Однако такой критерий можно пробовать использовать в качестве дополнительного подтверждения своей позиции. Встречается практика, где судом был сделан вывод о том, что если доменное имя было зарегистрировано ранее товарного знака, регистрация была произведена не с целью смешения лиц в гражданском обороте, т. е. не была направлена на нарушение исключительных прав на товарный знак (постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2014 № С01−78/2014 по делу № А56−69 018/2012).

4) Длительность незаконного использования доменного имени и объем товара, реализованного с использованием него.

Может учитываться при заявлении требования о взыскании компенсации с целью подтверждения обоснованности её размера (постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2013 № С01−228/2013 по делу № А56−64 732/2012).

Если вы ответчик, пробуйте доказать следующее:

1) факты, опровергающие основные аргументы истца, изложенные выше.
2) наличие прав и законных интересов администратора в отношении доменного имени.

Например, если у вас уже есть право на средство индивидуализации, имеющее связь с доменным именем, а также созвучность его вашей фамилии. Это будет подтверждением обоснованности ваших прав на доменное имя. Иначе суд можно проиграть (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2013 № С01−259/2013 по делу № А12−32 002/2012, постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.01.2012 по делу № А56−12 148/2011).

Стоит заметить, что при стройности вашей позиции и достаточном количестве основных доказательств даже не самые сильные аргументы могут сыграть роль. Поэтому не жалейте сил на сбор самых разных доказательств.

А вот ссылки на отсутствие коммерческих целей в использовании доменного имени точно не помогут. Факта нарушения прав на товарный знак путём размещения его в сети интернет (в том числе, в доменном имени) достаточно, цели здесь роли не играют (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2013 № С01−259/2013 по делу № А12−32 002/2012).

Теперь рассмотрим более подробно некоторые обстоятельства, на которые суды так или иначе обращают внимание при рассмотрении доменных споров. Это поможет понять, есть ли в вашем случае нарушение прав на товарный знак или другое средство индивидуализации.

Как уже было указано в предыдущем разделе, часто судами в ходе рассмотрения споров уделяется внимание вопросу о том, что было зарегистрировано первым: доменное имя или товарный знак.

Сформировалась интересная судебная позиция, согласно которой более ранняя регистрация доменного имени в сравнении с товарным знаком приводит к тому, что последующие действия владельца товарного знака, направленные против владельца доменного имени, могут быть в некоторых случаях квалифицированы судом как злоупотребление правом по ст. 10 ГК РФ. Например, если спорное обозначение стало широко известным ранее как раз благодаря деятельности лица, использовавшего его в доменном имени. Тогда владельцу товарного знака будет отказано в судебной защите. А администратор сможет отстоять свои права на доменное имя.

Проблематично будет доказать «первенство» возникновения права в отношении коммерческого обозначения. Ведь в отличие от товарных знаков они нигде не регистрируются.

Коммерческое обозначение представляет собой наименование предприятия, которое не фиксируется в учредительных документах юридического лица или едином государственном реестре юридических лиц, не подлежит регистрации.

Однако оно фигурирует на вывесках, упаковках продукции и т. д.
Например, ООО «Меджик» (фирменное наименование) реализует свою продукцию в магазинах под вывеской «Magic World» (коммерческое обозначение), хотя свидетельство на товарный знак им выдано на словосочетание «Волшебный Мир».

Права на коммерческие обозначения возникают в сущности с момента начала их фактического использования с целью индивидуализировать предприятие. Так что придётся проявить фантазию при сборе доказательств.

Не все суды согласны со значимостью для разрешения дела такого обстоятельства как первенство регистрации, а потому не всегда такой аргумент учитывается как доказательство в пользу какой-либо стороны по делу. Приведённая нами в предыдущем разделе практика противоречива, тем не менее лишним довод в вашу пользу никогда не будет.

Любопытно, что в сложившейся практике иногда встречаются отказы в удовлетворении исков о защите средств индивидуализации, которые были так или иначе использованы в зарегистрированном доменном имени, со ссылкой судов на приоритет регистрации.

Дело в том, что для домена .РФ на момент открытия его для регистрации доменных имён были предоставлены определённые преимущества для обладателей товарных знаков и иных средств индивидуализации. В течение нескольких месяцев они имели право зарегистрировать доменное имя, соответствующее своему средству индивидуализации, пока регистрация была ещё закрыта для других лиц.

На основании этого суды иногда указывают, что регистрация доменного имени, сходного с наименованием средства индивидуализации, не может быть нарушением. Ведь у обладателей прав на средства индивидуализации было достаточно возможностей зарегистрировать доменное имя, совпадающее с их товарным знаком / фирменным наименованием / наименованием места происхождения товара. Если же они сами такой возможностью воспользоваться не захотели, то не стоит считать действия администраторов спорных доменных имён нарушениями, ведь регистрация была осуществлена уже в открытый период.

Однако данный аргумент не выступает основанием для отказа в иске без учёта других показателей. То есть ответчику (тому, кто зарегистрировал спорное доменное имя) всё равно придётся доказать отсутствие осуществления им видов деятельности, однородных с деятельностью истца. При этом выводы о характере деятельности делаются обычно на основании содержания сайта.

А вот ещё интересный момент. Наверное, ни для кого не секрет, что доменные имена, созвучные наименованиям брендов, часто регистрируются сторонними лицами с целью дальнейшей продажи их какому-либо бизнесу, в том числе на «доменных аукционах». Речь идёт о деятельности «сквоттеров», то есть лиц, которые получают права на доменное имя (захватывают их) исключительно с целью дальнейшей перепродажи заинтересованному в этом бизнесу.

Именно поэтому, даже если на текущий момент совпадающее с вашим товарным знаком «Sweets» доменное имя sweets.ru используется лицом, деятельность которого не имеет никакого отношения к продаже конфет, внимательно следите за тем, кому впоследствии перейдут права на данный домен. Основное нарушение прав на товарный знак может быть ещё впереди.

В одном из своих постановлений Президиум ВАС РФ признал нарушением действия физического лица, зарегистрировавшего за собой доменное имя mumm.ru, сходным до степени смешения с товарным знаком MUMM, принадлежащим компании «G.H. Mumm&Cie». При этом ответчик законного интереса в приобретении прав на такое доменное имя не доказал, длительное время его не использовал. Суд констатировал наличие факта недобросовестной конкуренции.

Надежда на справедливое разрешение доменного спора есть. Однако рекомендуем вам при наличии права на доменное имя, которое вы хотите использовать для обозначения своей продукции в дальнейшем, поскорее зарегистрировать право на аналогичный товарный знак.

Для чего это нужно? Одной из распространённых схем захвата является регистрация «сквоттером» товарного знака, сходного до степени смешения с красивым доменным именем, а затем подача в суд иска к обладателю этого доменного имени с требованием прекратить его использование. Есть риск, что суд встанет на сторону недобросовестного правообладателя товарного знака.

Существует и другая сфера деятельности «сквоттеров», располагающаяся в рамках так называемого «паразитного маркетинга». Речь идёт о регистрации доменных имён, в которых от известного товарного знака отличается буквально одна буква. Это способствует частому переходу клиентов законного правообладателя товарного знака на сайт конкурента. А вся политика и усилия отдела маркетинга компании, обладающей правом на товарный знак, работает и в пользу конкурента.

Чтобы не делить лавры с теми, кто ничего для этого успеха не предпринял, также можно пробовать разрешить доменный спор в судебном порядке, вооружившись стройной позицией о сходстве спорных объектов до степени смешения.

Надеемся, что статья поможет вам не заблудиться в непростых коридорах трудностей разрешения доменных споров. Не бойтесь защищать свои права и делайте это с нами!

Автор статьи: Майя Саблина, директор Лаборатории права

Статья подготовлена с учётом редакции нормативных правовых актов, действующей на 21.05.2019 г.

Ниже указана ориентировочная стоимость услуг по сопровождению дел о доменных спорах в Лаборатории права Майи Саблиной:

Не нашли ответа на свой вопрос? — Задайте его в комментариях или пишите на почту info@msablina.ru. Не бойтесь защищать свои права и делайте это с нами!

Подписывайтесь и будьте в курсе тенденций!