Специфика IP-кейсов

Помню, как лихорадило меня перед первым процессом. Почему суд не принял решение о принятии или обездвижке иска в течение 5 дней? Ой, а почему определение в картотеке без подписи судьи — подделка?! А есть ли требования к заключению специалиста? Вопросов было миллион. И я бесконечно благодарна коллегам, которые помогали мне советом в ту пору.

Погрузившись в IP-сферу, обнаружила, что, как и у любой другой группы дел, здесь есть своя специфика. И нет ничего лучше, чем обмен опытом. Так родилась идея сделать серию вебинаров по ведению IP-кейсов.

Вебинар включал в себя разбор 5 основных направлений:
— оценка перспектив по делу,
— сбор доказательств,
— нюансы претензионного порядка,
— подходы к работе с иском,
— стратегические решения.

Не буду дублировать содержание всего вебинара, раскрою лишь чуть подробней первый блок.

На мой взгляд, с оценки перспектив по делу нужно начинать работу по любому кейсу. Потому что доверитель заранее должен знать о слабых местах своей позиции, рисках, возможных последствиях ну и хоть приблизительно понимать, насколько реально достичь желаемого с учётом практики.

Например, многие знают, что за нарушение прав на музыку или логотип можно взыскать компенсацию от 10 000 до 5 000 000 рублей. Но почему-то правообладателям редко говорят, что при таком способе расчёта удовлетворяют обычно не более 100 000−200 000 рублей. Да, конечно, зависит всё от конкретного дела и его обстоятельств. Но доверитель имеет право знать о возможных раскладах, прежде чем пойдёт в процесс!

И дело не только в том, что на выходе он может получить меньше, чем рассчитывал. Всё может закончиться куда хуже. Например, возражением ответчика в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку. И если даже не брать в расчёт исход, нужно понимать, что на процесс уйдут долгие месяцы. Готовы вы к этому?

Ниже основные аспекты, которые анализируют в нашей Лаборатории в рамках оценки перспектив по делу.

Надлежащий истец. Точно у доверителя есть полномочия обращаться в суд? А за какой период?

Доказательства использования обозначения истцом. Ведь ответчик может заявить о злоупотреблении правом со стороны истца или заявить требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Готовы потерять товарный знак?

Надлежащий ответчик. Незаконное использование на сайте? Продажа контрафакта? Несанкционированная реклама? Это всё разные нарушения, и нужно устанавливать надлежащего ответчика по каждому из них.

Перспективы исполнения. Если цель заполучить домен или взыскать компенсацию, то получить решение суда — это только полдела. А реально ли будет его исполнить?

Доказательства нарушения. До написания претензии стоит подумать, чем вы планируете подтверждать свою позицию. Возможно, до определённого момента лучше не афишировать свои намерения, чтобы нарушитель не затихорился.

Формирование пула требований. А зачем доверителю вообще этот процесс? Он хочет обогатиться? Максимально быстро пресечь нарушение? Получить опровержение? От цели зависит стратегия процесса и требования.

Расчёт компенсации. Самое мучительное для новичков! Сколько же, сколько попросить у суда?! А если на старте ещё и никаких данных нет… Не паникуйте, знание статистики и понимание тенденций существенно облегчат выбор.

Срок давности. Общий, трёхлетний, или особенный? А как тут работает пресекательный 10-летний срок? Разбираемся применительно к IP-кейсам. Тут есть специфика.

Практика. Несмотря на то, что защитой интеллектуальной собственности я занимаюсь уже более 5 лет, веду три профильных телеграм-канала («Pro IP» для юристов, «Защита креатива» для обычных людей и "IP Family", где публикуются анонсы конференций, анонсируются онлайн и оффлайн встречи) практически в рамках каждого кейса какой-то нюанс да требует свежего анализа судебной практики.

Возможность мирного урегулирования. Относительно других юрисдикций судиться в России дёшево. Очень дёшево. Но вряд ли доверителю от этого будет легче, когда ему надо будет заплатить несколько сот тысяч за процесс, год ждать решения, гадать каким оно будет, а потом ещё добиваться его исполнения. Может, суда всё же можно избежать?

Второй вебинар был посвящён разбору матчасти по IP-кейсам. С одной стороны, каждое дело уникально, с другой — их можно сгруппировать и вывести некие алгоритмы.

2.1. Предмет доказывания. Помните задачки в школе? Находишь всякие неизвестные и получаешь решение. Вот так и в судебных делах. Судья говорит: «Докажи А, Б и В и будет тебе решение в твою пользу».

Хитрость в том, что сборника по предмету доказывания не существует. С ним как с земляникой — вкусно, полезно, но ещё попробуй найди. Придётся понаклоняться и поползать. Или… купить в магазине))) Чтобы упростить коллегам жизнь, я собрала в единую таблицу предмет доказывания по наиболее распространённым IP-кейсам:

— дела по спорам о служебных произведениях,
— дела о нарушении исключительного права на объект авторского права,
— дела о нарушении исключительного права на товарный знак,
— дела о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной (в части противопоставления товарному знаку фирменного наименования и коммерческого обозначения),
— дела о признании регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции,
— дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

При этом в отдельном столбце приведены доказательства, которые могут быть использованы для установления того или иного обстоятельства.

2.2. Требования. Суд связан просительной частью иска. Если в нём будет глупость, некорректность или противоречие закону, то суд не сможет удовлетворить заявленные требования, даже если концептуально истец прав.

Видя огромное количество ошибок, которые допускают менее опытные коллеги, я решила сделать таблицу, в которой применительно к каждому способу защиты права указала допустимые, спорные и неверные формулировки. Все они взяты из реальных судебных актов. Там, где всё достаточно очевидно, просто приводила какие-то практические комментарии.

2.3. Правовое обоснование. Согласно требованиям закона истец должен указать, какими нормами права он руководствуется, выдвигая то или иное требование. С учётом того, что судьи работают по широкому профилю дел, то это очень разумно, ибо помогает сразу выстроить всю логическую цепочку. И будет круто, если она, действительно, логичная))

Слушатели вебинара получили подборку универсальных правовых обоснований по делам о защите товарных знаков. Конечно, охватить всю вариативность нарушений и требований невозможно, поэтому в раздаточный материал попали наиболее популярные блоки. С содержанием можно ознакомиться ниже:

Теория – это хорошо, но куда лучше, когда ты разбираешь всё на конкретном примере. Именно этим мы занимались на заключительной части нашей трилогии. Участникам был предложен модельный кейс со следующими исходными данными:

1. ООО «Клубничка» является правообладателем серии комбинированных товарных знаков (2010, 2012 и 2018), зарегистрированных для варенья (29 класс МКТУ) – купило их в 2020 году,
2. товарные знаки представляют собой упаковку товара, содержащую словесный элемент «Райский фрукт» (упаковки все на один манер, разница только во вкусах),
3. правообладателю стало известно, что ООО «Райский фрукт», зарегистрированное в 2016 году, реализует с тех пор варенье, упаковка которого сходна до степени смешения с товарными знаками истца,
4. нарушения выражаются в размещении изображений контрафактных товаров на сайте raiskyfrukt.ru, предложении их к продаже и реализации импортированной и отечественной продукции в опт и розницу.

Возражения ООО «Райский фрукт»:

1. дизайн упаковки был разработан сотрудниками компании,
2. у ООО «Райский фрукт» имеется письмо-согласие тайской компании, которой принадлежит международный товарный знак «Райский фрукт» в отношении леденцов на все способы использования товарного знака на территории России,
3. между ООО «Клубничка» и тайской компанией заключён лицензионный договор на право использования серии товарных знаков при рекламе продукции, а между тайской компанией и ООО «Райский фрукт», в свою очередь, заключён сублицензионный договор.

Схематично история выглядит так:

В ходе дискуссии мы провели оценку перспектив, поговорили о доказательной базе, обсудили реальный пример контрольной закупки, нюансы оформления скриншотов и много другое.

Автор статьи: Майя Саблина, директор Лаборатории права

Не нашли ответа на свой вопрос? — Задайте его в комментариях или пишите на почту info@msablina.ru. Не бойтесь защищать свои права и делайте это с нами!

Подписывайтесь и будьте в курсе тенденций!