Когда в регистрации товарного знака могут отказать?

Бывает так, что вы с соблюдением всех формальностей заполняете заявку на регистрацию товарного знака, подаёте её в Роспатент и… получаете отказ. Почему? Давайте разбираться, где можно допустить ошибку при регистрации товарного знака и что стоит проверить заранее в любом случае.

Основания для отказа в регистрации товарного знака закреплены в ст. 1483 Гражданского кодекса РФ. Первые пункты составляют «классику отказов». К ней относятся следующие основания:

1) товарный знак вошёл во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) товарный знак является общепринятым символом и термином;
3) товарный знак характеризует товары (указывают на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта);
4) товарный знак представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

При первом прочтении этих положений может сложиться впечатление, что возможность регистрации товарного знака предпринимателем сильно ограничена. То нельзя, это нельзя… Что же тогда регистрировать?

Поверьте, законодатель, как и Роспатент, вовсе не пытается подбить вас на постоянную генерацию уникальных идей. Чтобы зарегистрировать товарный знак, не обязательно придумывать что-то совершенно новое и абсолютно неповторимое (хотя это было бы здорово). Достаточно создать своё оригинальное обозначение, которое не повторяет обозначения конкурентов и ассоциируется у потребителя именно с вашей продукцией.

Что же относится к знакам, которые вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида?

Тут всё просто. Конечно, в первую очередь, речь идёт о вывесках в духе «ЦВЕТЫ», «ПРОДУКТЫ», «КАНЦТОВАРЫ», которыми в народе принято обозначать определённые магазинчики. Они не уникальны и не могут стать чьим-то личным товарным знаком. Иначе даже на одной вашей улице тут же появятся десятки нарушителей.

Нельзя для парикмахерской зарегистрировать товарный знак в виде ножниц. Регистрация товарного знака «Шах и мат» для шахматного клуба или магазина шахмат тоже не прокатит. «Гипотенуза» может стать товарным знаком магазина продуктов, но не репетиторского центра по математике.

А что насчёт общепринятых символов и терминов — они тоже не могут быть товарными знаками?

Всё верно, вы не можете зарегистрировать товарный знак в виде шахматной разметки для своего таксопарка, а змею с чашей для аптеки. Иными словами, всё, что вошло в оборот в качестве известного всем обозначения, не может стать вашим товарным знаком. Это уже не оригинально.

Однако помните! Такое обозначение может входить в ваш товарный знак в качестве неохраняемого элемента. Ещё оно может представлять собой уникальную комбинацию с каким-то другим изображением. Проблем также не возникнет, если будет доказано, что в результате использования товарный знак приобрёл различительную способность. То есть покупатели на рынке узнают такой товарный знак, поскольку он вызывает у них ассоциации именно с вашей продукцией.

Например, если ножницы представляют собой фон или дополнение к основному уникальному изображению парикмахерской в виде птицы с пышными перьями. Или они будут иметь под собой уникальную надпись (скажем, «Феникс»). Тогда, вероятно, обозначение в целом обретёт для клиентов различительную способность. А значит, можно будет зарегистрировать товарный знак.

Отказ в регистрации товарного знака ждёт и тех, кто использует обозначения, которые как-либо характеризуют их товары или представляют собой форму этих товаров.

Важно: речь идёт именно о тех товарах, которые вы реализуете, а не вообще любой продукции (продемонстрируем подробно на примерах ниже).

Порой люди убеждены в следующем: лучший товарный знак для продукции должен быть простым и понятным, из него должно очевидно следовать, кто мы и про что. Всё так, да вот только это напрямую запрещено пп. 3, 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Не совсем. Можно всё в том же исключительном случае, когда вам удастся доказать, что товарный знак стал широко узнаваем среди потребителей. Они его видят и сразу думают о вашем бренде (различительная способность).

Например, ваш гипотетический пирожок нарисован не совсем обычно. У него есть лицо, он держит что-то в руках, выглядит стилизованно (совсем не похож на настоящий продукт).

Однако в таком случае для успешной регистрации товарного знака недостаточно будет просто творчески подойти к визуализации. Необходимо будет также собрать большое количество доказательств об узнаваемости товарного знака среди потребителей.

С учётом сказанного можно вывести одно важное правило: стоит пробовать зарегистрировать товарный знак, если он является «спорным» только после более или менее длительного периода функционирования вашей компании, а не на старте. Ведь для приобретения различительной способности товарному знаку нужно время.

Помните, что вам вовсе не обязательно собирать все доказательства в одиночку — мы готовы помочь. Стоимость сопровождения процедуры регистрации товарного знака в Лаборатории права Майи Саблиной составляет от 60 000 рублей (зависит от вида товарного знака).

Любопытный факт: обойти ограничение, о котором мы говорим, путём подачи заявки на регистрацию товарного знака на английском языке не получится. Если по своему смыслу (переводу) слово характеризует товар, вероятнее всего, вас ждёт отказ в регистрации товарного знака. Поясним: нельзя для цветочного бренда зарегистрировать товарный знак «Flowers». Зато для магазина косметики он вполне подойдёт.

Наглядный пример: «Apple» и обозначение надкусанного яблока как товарные знаки обладают различительной способностью применительно к технике. Но служить товарными знаками применительно к фруктам не могут.

Форма товара не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака именно в тех случаях, когда она обусловлена свойствами и назначением товара. Иными словами, помогает ему выполнять свою функцию.

Например, для мыльницы нельзя зарегистрировать товарный знак в виде её формы с определённым образом выполненной выемкой для мыла, поскольку данная выемка сделана, чтобы мыло там лежало. А вот если вы придумали для таблеток от горла форму в виде снежинок, то регистрация товарного знака вполне возможна, ведь свойства таблеток не определяются этой формой.

Хотя и здесь не стоит забывать о главном исключении: если вы сможете доказать, что под этим обозначением все узнают именно ваши товары, проблема решена. Зарегистрировать товарный знак может получиться.

Есть такие объекты, которые по четвёртой части Гражданского кодекса РФ вообще охране не подлежат. Логично, что и зарегистрировать товарный знак в виде такого объекта не выйдет. Что же относится к этой запретной тематике? Огласить весь список!

Итак, не получится зарегистрировать товарный знак, воплощающий:

Причём под запретом не только непосредственно указанные элементы, но и всё то, что сильно на них похоже (сходство до степени смешения).

Примеры: не стоит предпринимать попытку зарегистрировать товарный знак в виде кружочка с расцветкой французского флага для школы языков. Даже если он стилизованный. Нельзя взять в качестве логотипа для магазина спортивных товаров олимпийскую символику.

Бывают более спорные и неоднозначные случаи. Один из них подробно рассматривает Роспатент в своём приказе от 24.07.2018 г. № 128:

По мнению Роспатента, в первом случае элемент товарного знака в виде правой части полосы (триколор) сходен до степени смешения с развевающимся флагом Италии. Поэтому есть основание для отказа в регистрации товарного знака.

А вот во втором случае совпадает лишь цветовое решение. И то, оно настолько изменено яркими графическими элементами, наложенными поверх триколора, что о прямой ассоциации с флагом Италии говорить нельзя. Отказа в регистрации товарного знака быть не должно.

Короче говоря: главное, чтобы ваш товарный знак не имитировал один из названных официальных символов таким образом, чтобы у потребителей складывалось впечатление о связи товарного знака с соответствующим государством / официальной организацией. Причём речь может идти о повторе не всего символа в целом, а лишь его узнаваемой части. Этого достаточно для отказа в регистрации товарного знака.

Словами Роспатента: не должно быть геральдической имитации. Для того чтобы избежать этого, не используйте составные картинки и цвета, которые входят в состав официального символа.

А откуда вообще взялось такое основание для отказа в регистрации товарного знака? Ноги у него растут из Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года. Ведь регистрация товарных знаков такого типа будет нарушать права государств и различных международных организаций на их отличительные знаки, то есть символы государственного суверенитета.

Но, конечно, и здесь не без исключений. Всё перечисленное можно включить в свой товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если вам удалось получить согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

Компетентным органом в РФ, который даёт согласие на использование в товарном знаке государственной символики, а также наград и других знаков отличия, выступает Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

Если вы сомневаетесь, охраноспособно ли придуманное вами обозначение, обратитесь к нам за консультацией. Стоимость оценки перспектив регистрации товарного знака в Лаборатории права Майи Саблиной составляет 30 000 рублей.

Ваше обозначение не должно нарушать права и интересы общества в целом, а в особенности непосредственно покупателей вашего товара. В связи с этим не допускается государственная регистрация товарных знаков, которые:

1) являются ложными или способны ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (или элементы этих обозначений являются такими);

2) противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

(1) На основании первого пункта отказ в регистрации товарного знака может иметь место, например, если обозначение создаёт у потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Для отказа достаточно, чтобы таким был хотя бы один из элементов товарного знака (п. 37 приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482).

На практике введение в заблуждение часто возникает ввиду ассоциации товарного знака с каким-либо известным символом. Тогда у потребителя может сложиться впечатление, что именно компания, которой принадлежит тот самый известный символ, стала производить новый товар. А значит возникает риск, что потребитель будет введён в заблуждение относительно производителя товара. Даже если вам зарегистрируют товарный знак, правообладатель первоисходника сможет потом такую регистрацию логотипа оспорить.

Наглядный пример: компания, которая производила одежду, зарегистрировала товарный знак «VACHERON CONSTANTIN». Компания, производящая швейцарские часы, «VACHERON & CONSTANTIN S.A.», пыталась оспорить регистрацию товарного знака в Роспатенте, но не вышло. Следующим шагом стал суд.

Суд поддержал позицию истца и отметил, что в данном случае регистрация товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя (постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16 912/11 по делу № А40−73 286/10−143−625). Проще говоря, потребители могут начать думать, что известный качественный бренд часов стал производить одежду. Следовательно, она качественная и её хочется приобрести.

Про качество товара, конечно, тоже нужно говорить правду. Нельзя писать в товарном знаке, что у вас «Лучшие в России пирожки», если нет сертификата о победе в конкурсе, который бы это подтвердил.

Нельзя в своём товарном знаке фантазировать и на тему того, откуда ваш товар. Французские духи должны быть изготовлены во Франции, а бельгийский шоколад в Бельгии. Для того чтобы сомнений у Роспатента не оставалось, принесите доказательства. Например, договоры на производство и закупку товаров в этих странах. Если процесс доказывания кажется вам довольно сложным, а отношения с зарубежными контрагентами находятся на зачаточной стадии, напишите нам. Мы поможем разобраться со стратегией регистрации товарного знака и подскажем, чего из «бумажек» Роспатенту должно быть достаточно.

С «французскими духами» так однажды уже оступилась компания «Лулу Париж Рус», когда ФАС выяснил, что никакого отношения к самой романтичной стране и её столице фирма не имеет (дело № 1−14−1293/77−17).

Ну и, конечно, помните, что наименование территории в вашем товарном знаке — неохраняемый элемент. Вы никогда не станете обладателем исключительного права на «Нью-Йорк», как бы сильно вам этого ни хотелось.

Вообще запрет вводить своим товарным знаком потребителей в заблуждение крепко связан с законодательством о защите конкуренции. Ведь если кто-то хочет зарегистрировать «ложный» логотип, он конкурирует недобросовестно, чем нарушает ст. 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». За такое могут и к административной ответственности привлечь (ст. 14.33 КоАП РФ).

(2) Что касается второго основания отказа в регистрации товарного знака, который связан с нарушением принципов гуманности, морали и общественных интересов, то он встречается реже. Чтобы задеть своим товарным знаком общественные интересы и нарушить принципы гуманности и морали, нужно постараться.

Примеры: по мнению Роспатента, регистрация товарного знака «В кругу семьи» для алкогольных напитков противоречила бы общественным интересам, поскольку сближает идею употребления алкоголя с семейными ценностями, как бы даёт наводку для «хорошего способа» провести время с родственниками. Это противоречит политике государства по данному вопросу. Другой товарный знак, заявленный для алкоголя — «Прохорово поле» оскорбляло бы патриотические чувства граждан и способствовало разрушению историко-культурной среды обитания народа России (приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128).

Отказывают в регистрации и в том случае, если заявку на регистрацию товарного знака подают в отношении слова, которое само по себе жаргонное и имеет некий негативный, аморальный оттенок. Иногда отказывают в регистрации товарного знака даже при относительно безобидных попытках. Так, был получен отказ в регистрации ТЗ «ХАЛЯВА» в отношении товаров 30 класса МКТУ: пищевая продукция (решение Роспатента от 29.03.2019 по заявке № 2 017 743 557).

Часто сомнительной представляется также регистрация товарных знаков, содержащих в себе фамилии великих людей. Однако если обидеть своим обозначением вы никого не хотите, то зарегистрировать товарный знак возможно. Именно таким образом успешно было оспорено в Палате по патентным спорам решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «СУВОРОВ» для кондитерских изделий. Палата указала, что производство конфет никак не порочит честь великого полководца, а у владельца кондитерского завода такая же фамилия, в чём он совсем не виноват. Сладости узнают под этим брендом потребители (заключение Палаты по патентным спорам от 02.07.2012, приложение к решению Роспатента от 27.07.2012 по заявке № 2 010 724 223).

Право интеллектуальной собственности представляет собой единую систему. Независимо от того, какой именно объект интеллектуальной собственности вы используете (это может быть изобретение, картина, книга, товарный знак), на такой объект у вас должно быть исключительное право.

Например, если у вас есть исключительное право на персонаж мультика в качестве товарного знака, другой человек не может рисовать этого персонажа на картинах, которые он продаёт, без вашего разрешения. А если у вас есть исключительное право на промышленный образец (модель обуви), конкурент не может зарегистрировать товарный знак в виде аналогичной объёмной модели.

Улавливаете суть? Все исключительные права связаны между собой. Если у вас есть товарный знак, это даёт вам право бороться не только с теми нарушителями, которые делают похожие логотипы, но и с теми, кто использует ваше обозначение любым другим возможным способом. Скажем, в качестве фирменного наименования организации или доменного имени.

Из этого правила и следует крупный блок оснований для отказа в регистрации товарного знака, который имеет целью защищать права других лиц в необъятной системе прав на интеллектуальную собственность.

Нельзя зарегистрировать товарный знак, который нарушает чужие исключительные права на:

— другой товарный знак, на регистрацию которого в отношении однородных товаров заявку подали раньше (кроме случаев, когда вы получили согласие правообладателя такого товарного знака и не вводите потребителя в заблуждение относительно производителя);

— наименование места происхождения товара (зарегистрировать товарный знак в таком случае может только сам правообладатель наименования места происхождения товара, если для обозначения тех же самых товаров он хочет зарегистрировать ещё и логотип);

— фирменное наименование;

— коммерческое обозначение;

— наименование селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений;

— авторское произведение (в том числе на его название, фрагмент, персонажа);

— промышленный образец, знак соответствия.

При этом нарушены исключительные права будут в том случае, когда имеет место полное совпадение обозначений, а также если ваш товарный знак будет похож на указанные объекты так сильно, что их можно перепутать.

Кстати, именно для того чтобы избежать подачи заявки на регистрацию товарный знак, права на который уже есть у кого-то другого, проводится предварительный поиск сходных обозначений по реестрам ФИПС. Эту услугу можно заказать в ФИПС непосредственно, а можно в любой юридической компании, работающей по данному вопросу. Например, у нас. А ещё, в отличие от Роспатента, мы дадим свои комментарии и рекомендации относительно перспектив регистрации товарного знака по итогам поиска.

К этому же блоку оснований для отказа в регистрации товарного знака, пожалуй, можно отнести запрет на совпадение товарного знака с именем, псевдонимом, подписью или портретом известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица. Избежать отказа по данному основанию можно, получив согласие этого лица или его наследника.

Осталось всего два основание для отказа в регистрации товарного знака, которые мы ещё не обсудили. И хотя они никак не связаны между собой, объединили мы их для удобства в одном последнем блоке. Разговор пойдёт о культуре и вине.

(1) Итак, во-первых, нельзя зарегистрировать товарный знак, который похож
— на особо ценные объекты культурного наследия народов России;
— объекты всемирного культурного и природного наследия (ЮНЕСКО);
— на изображения культурных ценностей, которые хранятся в коллекциях, собраниях и фондах.

Данное ограничение действует для случаев, когда регистрацию товарного знака просят лица, не являющиеся собственниками таких объектов, а согласие собственника ими не было получено.

Пример: Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации товарного знака «Ферма Никола-Ленивец», поскольку заявленное обозначение включает в себя наименование деревни Никола-Ленивец, которая является особо охраняемой природно-исторической территорией в составе национального парка «Угра» (биосферный резерват ЮНЕСКО).

Конечно, все российские объекты культурного наследия не может знать наизусть даже самый образованный гражданин РФ. Зато их можно найти в соответствующем реестре на сайте Министерства культуры: https://opendata.mkrf.ru/opendata/7 705 851 331-egrkn. Загляните туда, если есть сомнения насчёт вашего товарного знака.

Что касается «коллекций, собраний и фондов», то речь идёт, например, о собственности Музейного фонда (его государственной и негосударственной частей). И если вы не имеете отношения к Эрмитажу, то не сможете зарегистрировать товарный знак в виде портрета, который хранится в Эрмитаже и является культурной ценностью РФ. Указанное правило распространяется не только на картины, но и на прочие шедевры.

Таким образом, вдохновляться прекрасным при создании дизайна своего товарного знака можно, но в меру.

(2) А теперь про вино и прочий алкоголь, который производят за рубежом. Обычно регистрация товарных знаков в других странах не препятствует зарегистрировать товарный знак аналогичного вида в России. Ведь конкуренции нет, географические рынки разные. Но вот в отношении алкоголя общее правило действует чуть иначе.

Если в одном из государств — членов ВТО какое-то обозначение алкогольной продукции уже охраняется (скажем, как товарный знак или наименование места происхождения товара) и позволяет идентифицировать алкоголь как происходящий с территории этого государства, то в России зарегистрировать товарный знак уже не получится.

Условно: если кто-то в Австралии зарегистрирует товарный знак «Сидры из Сиднея» для производства сидра, вы не сможете зарегистрировать у нас в России нечто подобное для своей алкогольной продукции.

Такие товарные знаки допускаются для обозначения только тех вин или спиртных напитков, которые производят именно на территории данного государства. Таким образом, ограничение в регистрации товарного знака можно попробовать обойти, подписав договор с «Сидрами из Сиднея» о закупке и продаже их продукции на территории РФ.

Итак, мы с вами уже разобрались, что различительная способность — это способность товарного знака запоминаться покупателям в качестве именно вашего логотипа, его уникальность.

Например, когда все видят на упаковке пряников товарный знак в виде ромашки и сразу думают: «Ага, это пряники от фирмы Ивана Ивановича».

Именно приобретение товарным знаком различительной способности во многих случаях способно нивелировать риск отказа в регистрации (если мы говорим о самых частых основаниях для отказа из раздела первого нашей статьи).

Итак, как же подготовить доказательства приобретения товарным знаком различительной способности?

Доказательная база может состоять из подтверждения:

— объёма производств и продаж товаров, отмеченных вашим товарным знаком;
— длительности использования товарного знака для маркировки товаров;
— объемов затрат на рекламу товаров с использованием товарного знака, который вы хотите зарегистрировать;
— сведений о степени информированности потребителей о том, что этот товарный знак именно ваш (в том числе результаты социологических опросов);
— сведений о публикации в открытой печати информации о товарах, в том числе рекламного характера, если такие сведения ссылаются на ваш товарный знак;
— сведений об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, отмеченных интересующим товарным знаком и т. д.

(Приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128)

Примечание: Конечно, везде речь идёт именно о тех товарах, которые отмечены вашим товарным знаком.

Но как бы вы не старались с доказательствами, провалом закончится попытка зарегистрировать товарный знак, который представляет собой:

— простые геометрические фигуры, линии, числа;
— отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования;
— реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
— сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырьё, из которого изготовлен товар.

(п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков)

Все приведённые выше символы и обозначения не обладают каким-либо смысловым наполнением, а потому принято считать, что они не могут запомниться покупателям как нечто уникальное, не имеющее аналогов. А ведь именно такими характеристиками должен обладать товарный знак. Иными словами, они не имеют различительной способности.

Но и здесь не без исключений. Например, был зарегистрирован товарный знак «Известия» для газеты (характеристика товара), «BMW», «007» (сочетания цифр). И конечно, не нужно путать использование отдельных элементов, указанных выше, и их комбинацию. Да, просто квадрат никто не зарегистрирует в качестве товарного знака, но сочетание нескольких вполне может представлять собой самостоятельный творческий продукт.

Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить. Надеемся, что наша статья поможет вам при создании своего логотипа учесть все проблемы, которые могут возникнуть на стадии экспертизы при регистрации товарного знака. Не тратьте свои деньги, силы и время зря.

А мы всегда готовы вам помочь: как с регистрацией товарного знака, так и решением проблем в случае получения отказа в такой регистрации. Да и вообще любыми судебными спорами с вашими конкурентами по вопросам охраны товарных знаков.

Автор статьи: Майя Саблина, директор Лаборатории права

Статья подготовлена с учётом редакции нормативных правовых актов, действующей на 08.06.2019 г.

Ориентировочная стоимость услуг по работе с товарными знаками в Лаборатории права Майи Саблиной:

Не нашли ответа на свой вопрос? — Задайте его в комментариях или пишите на почту info@msablina.ru. Не бойтесь защищать свои права и делайте это с нами!

Подписывайтесь и будьте в курсе тенденций!