Регистрация нетрадиционных товарных знаков

Нетрадиционные товарные знаки — это цвета, звуки, запахи, вкусы, голографические и мультимедийные знаки (то есть движущиеся и изменяющиеся). Встречаются среди таких товарных знаков также осязательные и позиционные.

При этом то, что можно услышать, понюхать, попробовать на вкус и пощупать, относится к невизуальным товарным знакам. Остальные нетрадиционные товарные знаки являются визуальными. Это условное разделение.

Откуда мы взяли, что зарегистрировать товарный знак такого типа можно? Из ст. 1482 ГК РФ. Все названные виды товарных знаков относятся к общей для них и абстрактной категории «других» (глава 2 приказа Роспатента от 24.07.2018 № 128).

В чём же состоит проблема регистрации товарных знаков подобного рода? Они не могут быть выражены в графической форме. Именно на это указывает Роспатент, отказывая в регистрации необычного логотипа.

При этом нигде в нормативных актах не раскрывается, что же включает в себя это «выражение в графической форме». Между тем, подавая заявку на регистрацию товарного знака, который является невизуальным, просто невозможно по объективным причинам представить его в качестве изображения или фото. Хватит ли экспертам ФИПС в таком случае подробного описания?

Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Видимо, все-таки недостаточно, поскольку большинство невизуальных товарных знаков в чистом виде Роспатент не регистрирует. Чаще это происходит в составе комбинированных обозначений.

Интересным является пример регистрации комбинированного товарного знака, который представляет собой рельефное изображение солнца и глаза. Оно имеет сенсорные характеристики, то есть является тактильным (регистрация № 462 927).

Интересный факт: многие страны в принципе допускают регистрацию товарных знаков только в том случае, если их можно исполнить графически, т.к. только они могут быть материально зарегистрированы и опубликованы.

Для начала рассмотрим такой любопытный вид товарного знака, как цветовой. Очевидно, почему компании заинтересованы в подобной регистрации. Цвета оказывают определённое влияние на человека (то есть потенциального покупателя), на его физическое состояние и настроение, что подтверждается многочисленными исследованиями. Например, при виде жёлтых леденцов у людей выделяется больше слюны, чем при виде красных.

Громким делом за рубежом по данному вопросу было использование заправками «Бритиш Петролеум» зелёного цвета для окраса своих станций. Регистрация товарного знака в виде цвета в данном случае была обоснована тем, что водитель на дороге мог издалека заметить такую станцию и начинал размышлять, не стоит ли заправиться прямо сейчас. Таким образом, корпоративный цвет стимулировал выгодное для бизнеса решение о покупке. С тех пор регистрация товарных знаков-цветов всё больше набирает обороты.

На сегодняшний день в качестве цветовых товарных знаков Роспатентом уже зарегистрированы бирюзовый цвет для Tiffany & Co., зелёный цвет для Сбербанка, красный цвет для МТС, синий цвет для Газпрома.

Прочитав это, можно немножко загрустить. Синий, красный и зелёный цвета уже заняты. Значит, другие компании с аналогичной деятельностью теперь вообще не могут использовать их для своих товарных знаков?

Могут. Обратное было бы просто несправедливо. Всё куда более гибко. Для того чтобы лучше понять, как решается данный вопрос, можно сформулировать несколько правил.

Первое. Регистрация товарного знака в виде цвета законна, если потребители ассоциируют его с товаром/услугой конкретного производителя. То есть если продукт приобрёл различительную способность для потребителей именно в этом цвете.

Доказать это довольно непросто. Поэтому цвета регистрируют только самые крупные и известные бренды с внушительной историей. У них было время «запомниться». В качестве доказательств приводят данные по объёмам продаж, затраты на рекламу, опросы потребителей. Чем дольше и объёмнее в географическом смысле использование товарного знака на рынке, тем лучше.

Второе. Сам факт регистрации товарного знака в данном случае не делает автоматически законными все иски правообладателя к конкурентам, которые так или иначе использует «его» цвет. Ведь такой иск может оказаться злоупотреблением правом в чистом виде.

На практике в случае подачи иска о защите товарного знака суд разбирается с тем, возникает ли при виде обозначения конкурента ассоциация с брендом правообладателя (лица, которое успело первым зарегистрировать товарный знак). Будет проведена экспертиза, опросы потребителей. Принимают в расчёт и то, является ли спорный цвет преобладающим в обозначении ответчика.

Если ассоциаций нет, а спорный цвет не используется ответчиком в качестве основного, использование товарного знака ему не запретят.

Такой подход судов кажется правильным из соображений доктрины «исчерпания цвета». Именно на ней основывались иностранные суды, которые изначально отрицали идею регистрации товарного знака в виде цвета. Суть указанной доктрины состоит в том, что когда компания забирает себе определённый цвет, другие компании со сходной продукцией уже не могут свободно его использовать. Ведь тогда применение цвета будет использованием товарного знака конкурента.
А количество цветов в природе ограничено. Появляется риск недобросовестной конкуренции.

Об этом следует помнить, если к вам обратились с необоснованным иском по защите прав на товарный знак. Если у вас есть сомнения относительно правомерности заявленных требований, приходите к нам на консультацию. Стоимость оценки судебной перспективы по делам о защите прав на товарный знак в нашей Лаборатории составляет от 40 000 рублей.

Третье. Важно, совпадает ли оттенок зарегистрированного цвета с тем, который использует конкурент (потенциальный ответчик).

Заявка на регистрацию товарного знака в виде цвета подаётся с указанием используемого оттенка цвета по международной классификации цветов. И закрепляется за правообладателем именно этот оттенок. Остальные вполне свободны. Конечно, разница в 1−2 тона роли не сыграет, но вот если одна компания смогла зарегистрировать товарный знак в виде тёмно-синего цвета, а другая использует для отметки своей продукции голубой — о нарушении и речи быть не может.

Так что, если вы не планируете делать похожий дизайн и вообще как-либо вызывать ассоциации с фирмой «цветного» конкурента, можете смело использовать другие оттенки в дизайне своего товарного знака. Хотя некоторые предпочитают избежать использования спорного цвета, чтобы быть индивидуальнее. Ведь сфера деятельности у конкурентов общая. Решать только вам.

Интересно то, что на практике товарные знаки в виде цвета регистрируют преимущественно в отношении услуг, потому что с товарами есть одна проблема. Большинство из них имеют свой естественный природный цвет. Условно: если продуктовая компания решила зарегистрировать товарный знак в виде жёлтого цвета, а есть множество продуктов питания природного жёлтого цвета, значит ли это, что другие ритейлеры не смогут продавать сыр / лимоны / дыни? Звучит абсурдно. Да и доказать приобретение товарами различительной способности именно под этим цветом будет довольно трудно.

Переходим к модным словечкам. Мультимедиа — это технологический термин. Речь о контенте (неком содержании), который одновременно передаётся в разных формах: звук, анимация, видеоряд. В нём одновременно может быть и текст, и аудио, и картинки, даже какой-нибудь интерактив.

Для того чтобы зарегистрировать товарный знак в формате мультимедиа, нужно предоставить его графическое изображение (например, последовательную серию скриншотов видеоряда, само видео на диске для обзора), а также изложить подробное его описание.

Так уже сделала, например, кинокомпания «Феникс-фильм», которая решила зарегистрировать товарный знак в виде своей заставки. В реестре этот товарный знак отмечен как «звуковой» со следующим описанием: «Звуковой, движущийся следующим образом: во вспыхивающем пламени появляется птица, рожденная бушующей стихией огня. Взмывая, она превращается в объятый пламенем оттиск буквы Ф, изображенной в виде птицы. Оттиск поворачивается, становясь белоснежно сияющим, с расходящимися во все стороны снопами лучистого света». При этом на сайте Роспатента в информации о данном товарном знаке в качестве изображения фигурирует только одна картинка:

В качестве ещё одного примера можно привести свидетельство о государственной регистрации товарного знака № 526621 – правообладатель ООО «ЯНДЕКС». Компания решила зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ. Описание: «Изменяющийся знак представляет собой стилизованное изображение секции светофора, изменения в изображении секции светофора при смене указания числа баллов справа от изображения: при указании от 0 до 3 баллов — зелёный свет; при указании от 4 до 6 баллов- желтый свет; при указании от 7 до 10 баллов — красный свет»:

Ещё больше примеров мультимедийных товарных знаков можно найти в главе 2 приказа Роспатента от 24.07.2018 № 128. Среди них заставки «Мосфильма» и телеканала «СТС». Сам Роспатент называет такие обозначения «изменяющимися».

Когда кто-то говорит о звуках, многие сразу же начинают думать о музыке. Однако если мы говорим о звуковых товарных знаках, речь идёт не только о музыкальных произведениях.

Часто бывает так, что товар начинают узнавать благодаря музыкальной заставке из рекламы. Обычно она довольно надоедливая и ещё долго крутится у вас в голове. Распознаваемы среди потребителей и заставки на радиостанциях, в телепередачах, видео-роликах в сети.

В России зарегистрировать товарные знаки в виде звука уже успели некоторые радиостанции («Европа плюс», «Love радио»), программы на телевидении («В мире животных», «Время», «Смак»). Всего таких товарных знаков уже более пятидесяти.

Здесь возникают особые сложности с упомянутой нами графической формой логотипа, которую нужно предоставить в Роспатент. Как же тогда подать заявку на регистрацию товарного знака?

Заявляемые звуковые товарные знаки представляются в виде фонограммы на цифровом носителе, при этом графа «Изображение заявляемого обозначения» не заполняется. При этом для регистрации товарного знака в виде звука длительность мелодии (музыкального произведения) не должна превышать музыкальной фразы или 10 тактов, а если источником звука являются живые существа или предметы, — 30 секунд (гл. 2 приказа Роспатента от 24.07.2018 N 128).

По мнению заместителя руководителя Роспатента Л. Л. Кирий, важно указать вид знака в заявке на регистрацию товарного знака, представить его назначение и охарактеризовать знак так, чтобы можно было его идентифицировать однозначно и в необходимых случаях представить доказательство приобретения различительной способности (рекомендации справедливы и по отношению к другим нетрадиционным ТЗ).

Таким образом, шансов на успешную регистрацию товарного знака куда больше, если вы уже длительное время используете звук для обозначения своих товаров. Так, например, знаменитое звучание компании Intel для маркировки процессоров давно стало узнаваемым среди потребителей и ассоциируется у них только с данным производителем (свидетельство о государственной регистрации товарного знака № 318 691).

С указанием вида товарного знака нужно быть внимательнее. Если в звуке фигурирует словесная составляющая, например, название бренда, как в рекламной звуковой зарисовке «М-м-м-м-м Данон», стоит подавать заявку на регистрацию товарного знака в виде комбинированного, поскольку экспертизу включённых в его состав словесных элементов Роспатент будет проводить отдельно.

По мнению экспертов Роспатента, в случае со звуком подавать заявку на регистрацию товарного знака всегда лучше в составе комбинированного. Так вероятность регистрации товарного знака повышается.

При сравнении звукового обозначения с другими товарными знаками на предмет сходства / тождественности, как и при экспертизе комбинированных товарных знаков, принимается в расчёт то общее впечатление, которое он производит на потребителя. Отдельные элементы звуковых товарных знаков Роспатент не сравнивает.

А вот зарегистрировать товарный знак в виде какого-либо естественного звука можно, только если он не характеризует непосредственно ваш товар (то, как этот товар звучит, когда работает). Условно, нельзя зарегистрировать звук печати бумаги для принтера. А вот примером успешной регистрации звукового товарного знака может служить мурлыканье кошки, которое было использовано для товаров 31 класса МКТУ: корма для животных, добавки в такие корма (свидетельство о государственной регистрации товарного знака № 262 372).

Наверняка, все вы слышали о голографии. Это такая металлизированная этикетка с уникальным дизайном, которую практически невозможно подделать (возможно, но неоправданно трудозатратно). Обычно так маркируют дорогой алкоголь и аппаратуру. Это свидетельствует о престиже фирмы и обеспечивает хорошую рекламу.

Регистрация товарных знаков такого типа аналогична объёмным товарным знакам, поскольку они представляют собой разновидность последних, хоть и уникальную. Если вы хотите зарегистрировать товарный знак в виде голограммы, подробно опишите её в своей заявке на регистрацию. Мы поможем сориентироваться, как это лучше сделать, если у вас есть сомнения.

Обязательно приложите изображения голограммы (схемы, фотографии или электронно-цифровые изображения, выполненные в графическом редакторе) и её эффекта / проекции с различных ракурсов. Можно указать угол съёмки.

Пример. «Товарный знак представляет собой орнамент с голографическим эффектом, выполненный на ленте. Товарный знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ отражатели для транспортных средств, а именно светоотражающая самоклеящаяся лента для контурной маркировки транспорта и 17 класса МКТУ ленты клейкие и самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых« (свидетельство о государственной регистрации товарного знака № 489 400):

Запах. Сразу вспоминается известный фильм «Парфюмер», в котором ярко демонстрируется, какое сильное влияние на человека может оказывать аромат. Конечно, этим с радостью пользуются в своём продвижении различные бренды. Однако в России с регистрацией товарных знаков в виде запахов дела обстоят туго. А вот за рубежом их достаточно много. Так что если вы торгуете на международном уровне, вполне можете попробовать осуществить регистрацию товарного знака в стране продажи. Если перспектива самостоятельно разбираться с тем, как это сделать, кажется довольно пугающей, пишите нам.

Главное правило остаётся прежним: ваш аромат не должен отражать тот продукт, который вы продаёте. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак в виде запаха кожи для кожаной обуви или аромат духов для этих духов (такой отказ в своё время получил бренд Chanel). А вот запах тропического дерева для пряжи и лаванды для канцелярии — на здоровье (США). Просто докажите, что различительная способность была приобретена. Поможет сделать это, вероятно, активная рекламная кампания по позиционированию того или иного продукта как соотносящегося с конкретным ароматом.

Интересный факт: в США ещё с 90-х активно ведутся разработки программы, способной воспроизводить запахи на основании их кода в системе (синтезатор запаха iSmell)). Работает она по аналоги со струйным принтером. Есть стандартный набор запахов, из которых формируются более сложные. Его предлагают использовать для обозначения товарного знака кодом при регистрации. Это решает проблему невозможности его точного описания / графического изображения. У нас пока такого нет, но, возможно, появится в будущем.

По мнению экспертов Роспатента, отчаянную попытку регистрации товарного знака в виде аромата в РФ если и стоит предпринимать, то только в составе какого-нибудь комбинированного обозначения.

На сегодняшний день это направление остаётся бесперспективным. Возможно, в дальнейшем кому-то удастся изменить ситуацию, убедив Роспатент, что запах его бренда заслужил регистрацию.

Для любого бизнеса, от маленького до большого, дизайн продукта занимает далеко не последнее место. И любой хороший бренд в курсе: нужно уметь запоминаться с первого взгляда. Чем больше у вашего лейбла отличительных внешних «фишечек» и особенностей, тем более вероятно, что он обретёт узнаваемость, любовь и признание среди клиентов.

Так выделилась отдельная категория товарных знаков, которые называются позиционными. Когда мы говорим о таких товарных знаках, то мы говорим не о самом товарном знаке, а конкретном месте его расположения на товаре. Об определённой позиции, которая в данном случае становится самостоятельным товарным знаком. Получается матрёшка: один товарный знак внутри другого.

Регистрация товарных знаков такого типа доступна тем, кто уже зарегистрировал изобразительный или комбинированный товарный знак. Наиболее интересным этот вопрос будет для производителей одежды и обуви.

Итак, если на международном уровне позиционные товарные знаки уже получили своё широкое признание, то у нас отдельного упоминания о них в ГК РФ вы не найдёте. Эти товарные знаки отнесены Роспатентом к той самой категории «других».

В данном случае при подаче заявки на регистрацию товарного знака в изображении заявляемого обозначения должно быть продемонстрировано его расположение на товаре, для которого товарный знак хотят зарегистрировать (приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128).

Этим регулирование ограничивается. Что же здесь имеется в виду? А то, что при подаче заявки на регистрацию товарного знака вы должны схематично изобразить свой товар, а также своё обозначение на нём непосредственно в том месте, где оно находится. И предоставить описание этого места расположения. Лучше избегать таких общих формулировок, как «сбоку», «сверху». Важна конкретика.

Причина, по которой изображение товара должно быть схематичным таится в том, что при регистрации товарного знака в виде позиции вы не можете защитить внешний вид конкретного изделия. Это удобно и для Роспатента, и для самого владельца товарного знака. Ведь, согласитесь, гораздо лучше, когда размещать логотип в обозначенном месте вы сможете на любой своей продукции, а не на конкретной её модели. Схематичное изображение продукта включается в товарный знак как неохраняемый элемент.

Помните, что каждое обозначение рассматривается в рамках самостоятельной заявки на регистрацию товарного знака. Поэтому во избежание недопонимания с Роспатентом не стоит указывать какие-либо альтернативы его расположения. Лучше пусть это будут конкретные границы, размер, пропорция по отношению ко всему товару.

Итак, с формальными требованиями к оформлению заявки мы более или менее разобрались, теперь обратимся к содержательному аспекту. Здесь есть вопросы, на которые необходимо ответить себе, прежде чем подавать заявку на регистрацию товарного знака.

А есть ли оригинальность в вашем товарном знаке?

Общие требования к товарным знакам никто не отменял. Если вы пишете название своего бренда на внутренней стороне кофточки на спине (где обычно крепится бирка), об оригинальности места размещения речи идти не может.

Приобрело ли такое размещение товарного знака различительную способность для ваших покупателей?

Классный пример — красный цвет в качестве товарного знака на подошве обуви Кристиана Лубутена. Успел зарегистрировать товарные знаки в виде позиций и Адидас:

Ещё пример. Свидетельство о государственной регистрации товарного знака № 486 852 у Clean & Clear:

Главное — собрать достаточный объём доказательств и убедиться, что ваше место размещения логотипа на товаре действительно уникально. Проведите анализ рынка. Получите данные опроса потребителей, по которым расположение лейбла в этом месте ассоциируется именно с вашим брендом.

Такие оригинальные товарные знаки, как жестовые и вкусовые, на наш взгляд, не заслуживают подробного рассмотрения. Ничего принципиально нового по сравнению с другими нетрадиционными обозначениями в них отметить нельзя. Скажем только, что вероятность регистрации товарных знаков такого плана в мире в принципе стремится к нулю.

В большинстве своём жесты используются повсеместно, в том числе в рамках общения по различным торговым и коммерческим вопросам. Ограничение их использования другими было бы злоупотреблением в большинстве случаев. Если говорить языком права: трудно будет доказать, что интересующий жест обрёл различительную способность именно как обозначение вашей компании.

Вряд ли есть смысл пытаться зарегистрировать товарный знак в виде вкуса. Как известно, вкус товара можно почувствовать, только купив и попробовав его, а не при выборе того, что вы хотите приобрести. Таким образом, доказать, что люди обращают внимание на вкус при совершении покупки едва ли возможно. Более того, вкус относится к признакам, которые характеризуют сам товар, что выступает законным основанием для отказа в регистрации товарного знака (ст. 1483 ГК РФ).

Резюмируя все описанные выше сложности и особенности, можно сделать вот какие выводы.

1. Нестандартные товарные знаки для защиты бренда — классно и перспективно.
2. Собрать доказательную базу приобретения товарным знаком различительной способности — довольно трудно.
3. Если у вас крупная компания, и вы уверены, что потребители узнают вас именно по интересующему обозначению — попробовать подать заявку на регистрацию товарного знака точно можно.
4. Нетрадиционный товарный знак лучше регистрировать в составе комбинированного. Так шансов больше.
5. Ставку на вкусовые и жестовые товарные знаки делать не стоит.

Автор статьи: Майя Саблина, директор Лаборатории права

Статья подготовлена с учётом редакции нормативных правовых актов, действующей на 15.05.2019 г.

Ориентировочная стоимость услуг по работе с товарными знаками в Лаборатории права Майи Саблиной:

Не нашли ответа на свой вопрос? — Задайте его в комментариях или пишите на почту info@msablina.ru. Не бойтесь защищать свои права и делайте это с нами!

Подписывайтесь и будьте в курсе тенденций!