Дизайн изделия: авторское или патентное право?

Согласно ч. 1 ст. 1259 ГК РФ дизайн, являясь разновидностью произведения науки, литературы и искусства, относится к объектам авторских прав. Это значит, что защита дизайна возможна при помощи авторского права. В то же время решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства охраняется патентным правом при получении патента на промышленный образец. Более того, дизайн изделия может лечь в основу товарного знака или знака обслуживания, служащего для индивидуализации товаров, работ или услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Какой же именно способ правовой охраны выбрать, чтобы защитить свои права на дизайн?

Отталкиваться, в первую очередь, необходимо от предназначения того или иного способа защиты. То есть необходимо понять, для какого объекта такая защита предусмотрена.

Немаловажное значение имеет то, права на дизайн чего именно вы хотите защитить. Например, если мы говорим о дизайнерском решении для оформления помещения, то очевидно, что получать патент на промышленный образец в данном случае не нужно, поскольку помещение изделием промышленного или кустарно-ремесленного производства не является. Подробнее о защите дизайна интерьера читайте в этой статье.

Сложнее обстоит дело с дизайном изделий, которые подпадают под указанный выше критерий. При этом вопрос носит отнюдь не только теоретический характер. Для иллюстрации рассмотрим несколько реальных судебных дел о защите дизайна и разберём приведённую в них аргументацию.

Первое связано с защитой дизайна мебельных опор (дело № А76−12 136/2014). ООО «Валмакс» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Легал-Сервис» и ООО «Алди» с требованием прекратить нарушение исключительных прав на дизайн мебельных опор. Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции указал: «Дизайн мебельных опор с учетом восприятия итогового результата и физического объекта — предмета возможно отнести к промышленным образцам, но не к произведениям науки, литературы или искусства. Целостное восприятие спорных предметов — мебельных опор нельзя отделить от их дизайна для квалификации в качестве самостоятельного объекта защиты исключительных прав». При этом истцом не представлено доказательств обладания исключительных прав на промышленный образец (патента)".

Отметим, что судом не было разъяснено, по каким именно причинам дизайн изделий (мебельных опор) нельзя признать произведением науки, литературы или искусства. Концовка обоснования о недоказанности прав на дизайн тоже остаётся неясной.

Постановлением 18ААС от 05.02.2015 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения, в защите прав на дизайн отказано. Как указывается в постановлении от 5 февраля 2015 г. № 18АП-15 623/2014, «… истец ссылается на приказ № 114 от 25.11.2003, которым дано задание работникам общества разработать макет изделия. Однако данный приказ не может являться доказательством возникновения у истца исключительных прав на спорное произведение дизайна, поскольку он не подтверждает создание объекта авторского права». При этом суд указывает, что «дизайн и макет — разные объекты авторского права». Справедливости ради следует отметить, что в материалах дела (согласно тексту Постановления) обозначенный выше приказ отсутствует.

Тем не менее истец принял решение дальше бороться за свои права на дизайн и обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП).

СИП, не согласившись с ранее принятыми актами, указал: «Судами сделан неверный вывод о том, что дизайн (внешний вид) мебельных опор Н019.020, Н017.060 и Н017.100, разработчиком которых является общество „ВАЛМАКС“, может охраняться лишь как объект патентного права». Как отмечает суд, подобный вывод противоречит положениям п. 1 ст. 1259 ГК РФ.

В то же время СИП справедливо указывает на ошибочность оперирования истцом понятиями «сходство», «сходство до степени смешения», поскольку они авторскому праву неизвестны. При этом, по мнению СИП, вопрос об уточнении фактических оснований иска о защите прав на дизайн должен был быть поставлен судом, чего сделано не было, что могло привести к принятию неверных судебных актов. В связи с вышеизложенным дело о защите дизайна было отправлено на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении судом первой инстанции было дано развёрнутое пояснение о соотношении понятий «макет» и "дизайн". Суд указывает, что в соответствии с приказом «на разработку макета изделий, начальнику конструкторского отдела Брееву А. П. — на изготовку пресс-формы, техническому директору Аллилуеву В. И. — на осуществление общего руководства», на который ссылается истец в качестве обоснования своих прав на дизайн, невозможно установить, какое именно произведение являлось результатом такого приказа.

Более того, «макет — это модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишенная, как правило, функциональности представляемого объекта и предназначен для представления объекта.

В доказательство исполнения указанного приказа, к нему приложены графические изображения мебельных опор, выполненные на компьютере, которые не могут быть оценены судом как результат создания дизайна опор, так как задание приказа было иным".

Таким образом, судом отрицается уже не возможность защиты дизайна авторским правом, а указывается на несостоятельность представленных доказательств. Суд апелляционной инстанции состоявшееся решение поддержал, доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе, признал не подлежащими удовлетворению.

По итогам рассмотрения кассационной жалобы в марте 2016 года СИП принято решение об очередной передаче дела на новое рассмотрение. В отношении дискуссии о соотношении дизайна изделия и макета СИП указал, что «макет не является самостоятельным объектом авторского права, а является формой (способом) его выражения». Иными словами, речь идёт не о разных объектах авторского права, а о форме, в которой был выражен дизайн изделия. Таким образом, «указание в приказе от 25.11.2003 № 114 на разработку макета изделий само по себе не свидетельствует о задании на создание иного по сравнению с дизайном объекта авторских прав и не препятствует охране дизайна мебельной опоры в качестве произведения дизайна (объекта авторского права), пока не доказано иное». Помимо этого нижестоящие суды не указали, по каким причинам ими не приняты во внимание иные доказательства, представленные истцом в обоснование довода о принадлежности ему исключительных авторских прав на дизайн.

Следует также обратить внимание на принципиально важное замечание, которое касается возможных способов защиты дизайна: «Один результат интеллектуальной деятельности может охраняться одновременно как авторским, так и патентным правом. Выбор способа защиты является прерогативой правообладателя».

16 сентября 2016 года Арбитражным судом Челябинской области с учётом доводов СИП принято решение об удовлетворении исковых требований о защите авторских прав на дизайн в полном объёме. При этом указано, что «произведение дизайна считается таковым и может защищаться вне зависимости от совершения или несовершения действий по получению патента на промышленный образец и действий по регистрации товарного знака».

Подтверждением сделанных выше утверждений о допустимости защиты дизайна авторским правом может служить также дело № А40−13 480/2014.

Гарстнер Рингфабрик ГмбХ и Ко. КГ обратилось с иском к ООО «Ювелирная компания «Алмаз» о запрете осуществлять продажу переработанного произведения — дизайна обручального кольца Август Гарстнер Рингфабрик ГмбХ (модель № 2Е217−28 030−6). В качестве обоснования своих требований истец представил международное регистрационное свидетельство NDM/070 868 от 05.09.08 и договор от 01.07.2005.

Думается, что предъявленное истцом свидетельство правомерно признано судом доказательством, поскольку оно призвано доказать наличие у истца авторских прав на дизайн кольца, а не обеспечить охрану промышленного образца.

Апелляционная и кассационная инстанции с принятым решением согласились. В отношении доводов ответчика о том, что суд первой инстанции ошибочно оперировал терминами «сходство до степени смешения» в отношении дизайна изделия СИП указал, что оно «не повлекло принятия незаконного судебного акта».

В другом деле (№ А40−5706/14), также связанном с требованием запретить продажу изделий, изготовленных по переработанному дизайну, истцом в качестве обоснования заявляемых требований были представлены трудовой договор, должностная инструкция, а также протоколы рабочих совещаний, на которых были утверждены эскизы дизайна изделий (коллекций). Арбитражным судом г. Москвы решение принято в пользу истца в силу наличия у него авторских прав на дизайн.

Итак, дизайн изделий охраняется авторским правом, и такой способ защиты может быть выбран обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Вопрос в том, для чего в таком случае предусмотрена процедура получения патента на промышленные образцы и установлен режим их правовой охраны. Допустимость использования положений об авторском праве даёт возможность субъектам предпринимательской деятельности (и не только) отказаться от получения патента на дизайн изделия, что связано со значительными финансовыми и временными издержками.

Представляется, поднятый вопрос должен быть решён на законодательном уровне. При действующем же правовом регулировании в случае реализации третьими лицами изделий, изготовленных по оригинальному или переработанному дизайну, обладатели исключительного права на него могут обращаться за защитой своего нарушенного права, указывая на такие способы использования ответчиком объекта авторского права, как:

— воспроизведение дизайна изделия;
— распространение изделий со спорным дизайном путем продажи или иного отчуждения их оригиналов или экземпляров;
— переработка дизайна изделия;
— практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта.

При этом во избежание отказа в защите нарушенного права на дизайн изделия или, напротив, удовлетворения неправомерных требований о защите дизайна, необходимо уделять особое внимание терминологии, которая используется при описании правовой позиции стороны по делу, а также на представленную доказательную базу принадлежности вам прав на дизайн изделия.

Автор статьи: Майя Саблина, директор Лаборатории права

Статья подготовлена с учётом редакции нормативных правовых актов, действующей на 19.09.2016 г.

Ниже указана ориентировочная стоимость услуг по защите прав на дизайн в Лаборатории права Майи Саблиной:

Не нашли ответа на свой вопрос? Пишите на почту info@msablina.ru. Не бойтесь защищать свои права и делайте это с нами!

Подписывайтесь и будьте в курсе тенденций!